Come nella maggior parte dei Paesi, anche in Cina, perché un marchio resti valido dopo la registrazione, deve essere utilizzato.

A differenza di alcuni Paesi come, ad esempio, gli Stati Uniti, la Cina non richiede uno “Statement Of Use”, ossia non è necessario dimostrare d’ufficio l’uso attuale del marchio oppure l’intenzione di usarlo  in futuro per procedere al deposito e/o mantenere o rinnovare la registrazione.

La prova d’uso viene infatti richiesta solamente in determinate circostanze tra cui, la più nota, è l’impugnazione del marchio da parte di terzi per non uso.  In questo caso, il  proprietario del marchio ha due mesi di tempo per fornire la prova dell’uso nei tre anni precedenti, pena la cancellazione per mancato utilizzo (nota bene: non è possibile iniziare a utilizzare il marchio dopo aver ricevuto la notifica dell’impugnazione per non uso).

L’Ufficio dei Marchi Cinese (CTMO) ha recentemente pubblicato un documento che indica quali siano le prove d’uso dei marchi in Cina generalmente accettate.

In particolare, la prova d’uso di un marchio associato a beni e prodotti può essere fornita tramite:

–  fotografie dei prodotti medesimi o della loro confezione, etichette, manuali, brochure o listini prezzi;

– documenti relativi alla vendita delle merci quali: contratti, fatture, ricevute, documenti di importazione e esportazione, certificati di ispezione e documenti di sdoganamento;

– pubblicità radiofonica, televisiva, o tramite altri media, pubblicazioni cartacee ampiamente distribuite, cartelloni pubblicitari, partecipazione a fiere o esposizioni, comprese stampe e/o altro materiale.

La prova d’uso di un marchio associato a servizi può essere fornita tramite:

– immagini dei locali in cui vengono offerti i servizi, incluse quelle su brochure, insegne, decorazioni, abbigliamento per il personale, poster, menù, listini prezzi, coupon, cancelleria per ufficio, carta intestata e altri articoli relativi ai servizi;

– documenti relativi ai servizi, ad esempio fatture, attività di consulenza, contratti di assistenza,           certificati di riparazione e manutenzione;

– pubblicità radiofonica, televisiva, o tramite altri media, pubblicazioni cartacee ampiamente distribuite, cartelloni pubblicitari, partecipazione a fiere o esposizioni, comprese stampe e/o altro materiale.

Al contrario, non costituiscono prove d’uso valide e accettabili:

1. documenti relativi alla registrazione del marchio, comprese eventuali dichiarazioni del proprietario del marchio in merito ai suoi diritti esclusivi sullo stesso;
2. documentazione volta a dimostrare l’ utilizzo del marchio nel commercio privato;
3. documentazione volta a dimostrare l’ utilizzo del marchio su articoli gratuiti;
4. contratti di cessione o licenza del marchio senza la prova di utilizzo effettivo del marchio da parte del licenziatario.

Tutte le prove di cui sopra devono essere fornite in lingua cinese, in quanto provenienti e reperibili in Cina.

Occorre farsi trovare preparati per gestire tempestivamente e nel modo migliore un’eventuale impugnazione del marchio per non uso, raccogliendo sistematicamente le prove adatte per dimostrare l’effettivo utilizzo del marchio, di cui servirsi in caso di necessità.